2023年01月13日，國知局發布《中華人民共和國商標法修訂草案（征求意見稿）》，在現行商標法8章73條的基礎上擴充為10章101條，進行了多項重大、具有突破性的調整。本文主要對征求意見稿第十四條第二款及第二十一條涉及的禁止商標重復注冊制度進行分析與探討。

一、禁止重復注冊制度相關法條分析

征求意見稿第十四條第二款對禁止重復注冊制度作了原則性規定，“除另有規定外，同一申請人在相同商品或者服務上應當只注冊一件相同商標”；第二十一條進一步明確了不得重復注冊的情形，及規定了可以重復申請的例外情況：申請注冊的商標不得與申請人在同一種商品上在先申請、已經注冊或者在申請日前一年內被公告注銷、撤銷、宣告無效的在先商標相同。但有下列情形或者申請人同意注銷原注冊商標的除外：

（一）因生產經營的需求，在已實際使用的在先商標基礎上做細微改進，申請人能夠說明區別的；
（二）因不可歸責于申請人的原因，導致在先商標未能續展的；
（三）因未及時提交商標使用說明，導致在先商標被注銷，但該在先商標已實際使用的；
（四）因不可歸責于申請人的原因，導致在先商標因未能在連續三年不使用撤銷程序中提供使用證據而被撤銷，但該在先商標已經實際使用的；
（五）在先商標因與他人在先權利或者權益相沖突而被宣告無效，但該在先權利或者權益已不復存在的；
（六）有其他重復或者重新申請商標注冊的正當理由的。

禁止重復注冊制度在我國屬于新增制度，缺乏相關解釋及審查實踐，在法律規定上尚有一些不明晰之處，以下筆者將一一進行分析。

首先，何為“同一種商品”？

其一，“同一種”商品如何認定？最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理侵犯知識產權刑事案件適用法律若干問題的意見》第5條第1款的規定，“名稱相同的商品以及名稱不相同但指同一事物的商品，可以認定為‘同一種商品’。‘名稱’是指國家工商行政管理總局商標局在商標注冊工作中對商品適用的名稱，通常即《商標注冊用商品和服務國際分類》中規定的商品名稱。‘名稱不同但指同一事物的商品’是指在功能、用途、主要原料、消費對象、銷售渠道等方面相同或者基本相同，相關公眾一般認為是同一種事物的商品。”參考這一規定，“同一種”商品應同時包含名稱相同的商品以及名稱不相同但指同一事物的商品。但在“名稱不相同但指同一事物的商品”的判斷上，存在一定的自由裁量余地，可能帶來額外的審查負擔。

其二，商標指定使用的商品通常為十項，新申請商標指定使用的十項商品若均與在先商標相同自不必言，但二者若為交叉關系，是否對新申請商標與在先商標商品交叉的部分予以駁回？

其三，若依據上述規定，申請人選擇與在先商標指定使用商品在同一群組、但不為同一種商品的類似商品即可輕易規避，禁止重復注冊的目的便告落空。
其次，何為與在先商標“相同”、“細微改進”？

依據現行《商標審查審理指南》的規定，“商標相同是指兩商標在視覺效果上或者聲音商標在聽覺感知上完全相同或者基本無差別”；以文字商標為例，“文字商標相同，是指商標使用的語種相同，且文字構成、排列順序完全相同。因字體、字母大小寫或者文字排列方式有橫排與豎排之分使兩商標存在細微差別，或者僅改變漢字、字母、數字等之間的間距、顏色，仍判定為相同商標。”

 

 

征求意見稿與現行《商標審查審理指南》均有“細微改進”、“細微差別”的表述，而征求意見稿將“因生產經營的需求，在已實際使用的在先商標基礎上做細微改進，申請人能夠說明區別的”列為禁止重復注冊的除外情形（一），故而征求意見稿所指“細微改進”與“相同”應為并列關系，即細微改進不屬于相同商標；但現行《商標審查審理指南》則認為文字字體、字母大小寫、排列方式、間距或顏色等方面存在細微差別的仍為相同商標。那么征求意見稿所指的“相同”、“細微改進”的內涵與現行《商標審查審理指南》是否相同？如相同，那么征求意見稿第二十一條不得重復注冊的情形及其除外情形（一）將陷入相互矛盾的境地；如不相同，則二者之間如何協調？是否會帶來條文之間的沖突及實操中的混亂？這些都需要配套的實施細則予以調整。

最后，商標注冊隔離期適用對象的調整。

現行《商標法》第五十條規定“注冊商標被撤銷、被宣告無效或者期滿不再續展的，自撤銷、宣告無效或者注銷之日起一年內，商標局對與該商標相同或者近似的商標注冊申請，不予核準”，該條款適用的對象為“其他單位或個人”。而實踐中存在這樣一種情況：在先商標權利人對惡意搶注的商標提起異議、無效宣告或撤銷等措施時，惡意搶注人往往會重復遞交申請，導致在先商標權利人也不得不反復采取相應措施，耗費大量精力。征求意見稿第二十一條的表述則為“申請注冊的商標不得與申請人在同一種商品上在先申請、已經注冊或者在申請日前一年內被公告注銷、撤銷、宣告無效的在先商標相同”，從而將商標申請人亦納入注冊商標隔離期的調整對象。由此，惡意搶注人在其惡意搶注的商標被撤銷、宣告無效后一年內將不得再重復申請注冊，從而在先商標權利人不必陷入反復采取措施的困境之中，有利于打擊惡意重復注冊。

但筆者認為，惡意重復注冊并非僅能依賴禁止重復注冊制度進行調整，立法目的的實現并非不計代價，征求意見稿規定禁止重復注冊制度給商標法律法規、行政及司法審查、商標申請人帶來的沖擊遠大于該制度所能實現的收益，以下筆者將就禁止重復注冊制度在實踐中可能帶來的影響、其制度設計目的能否順利實現作簡要分析。

二、禁止重復注冊制度在目前的商標實踐中是否合理、能否達到其制度設計目的

禁止重復注冊制度的直接目的即禁止“重復注冊”，那么作為被禁止的對象，“重復注冊”在實踐中產生的原因主要有哪些，禁止“重復注冊”后將產生什么影響、禁止重復注冊制度能否成功實現其制度設計目的，以下筆者將按實踐中重復注冊的不同類型分別進行分析。

（一）“接力式申請”破解撤三

“接力式申請”指的是在撤銷連續三年不使用注冊商標程序的“三年”這一時間節點上，通過對商標的重復申請注冊來避免商標被撤三導致的權利喪失，常見于暫未使用的商標，如防御性商標。防御性商標的目的本就不是使用，而是為避免他人申請注冊相同或近似商標，在惡意注冊較為猖獗的當下已成為企業保護自身商標的重要手段之一，其正當性亦已為《商標審查審理指南》所認可，“以下情形不適用《商標法》第四條：（1）申請人基于防御目的申請與其注冊商標標識相同或者近似的商標”。

而本次征求意見稿并未將防御性商標納入第二十一條的除外情形之中，實質上對防御性商標給予了否定評價，但其在否定防御性商標之時，能否替代防御性商標在實踐中發揮的作用，以及事實上能否達到避免重復注冊、督促權利人使用商標的最終目的則有待商榷：首先，企業申請防御性商標的目的在于提前占位、對抗惡意申請，而當防御性商標不復存在，現行商標法律制度能否給予企業同防御性商標在保護力度、實現成本等方面大致相同的保護？筆者認為是有一定困難的：某一品牌在創立時是無法預估其未來發展勢頭、發展方向的，如將商標申請類別局限于其當下使用的類別，那么未來若要涉足其他領域卻發現相關類別商標權已歸他人之手，無論其是否為惡意主體，都可能讓申請人無從獲得、或付出遠高于申請注冊的成本來獲得相關商標權。

其次，征求意見稿將“申請人同意注銷原注冊商標”也列為除外情形，那么申請人完全可以在注冊商標即將滿三年的節點上注銷該商標、并就該商標再次提交注冊申請，如此即可成功規避撤三、禁止重復注冊制度，同時也可規避征求意見稿第六十一條商標注冊后每滿五年對商標使用情況的說明。如此，禁止重復注冊不僅無法實現減少重復申請的目的，反而增加了注銷程序、更加重了行政機關的審查負擔。

綜上，筆者認為在出于防御目的而進行的重復注冊上，禁止重復注冊制度并不能良好實現，且可能帶來更多問題。

（二）幫助相同或近似商標獲得注冊

申請人遞交商標申請因存在引證商標而遭遇駁回，遞交駁回復審申請的同時或之前，往往會對引證商標采取撤銷、無效宣告等措施。但由于不同程序的審查時長不同，申請商標的駁回復審決定有可能早于引證商標的撤銷公告、宣告無效的裁定作出。此時若希望維持該申請商標（稱為A商標）的有效性、等待引證商標權利狀態最終確定，即需要進入訴訟程序。實踐中，由于訴訟成本較高，因而申請人往往會選擇在遞交駁回復審時再次就該商標遞交一件相同申請（稱為B商標）。如此，即便A商標的復審結果不如意，也可選擇不進入訴訟程序；B商標作為有效商標申請，如引證商標最終被撤銷或宣告無效，即可初審。
產生這種做法的根本原因在于不同程序之間沒有很好地銜接，使得申請人為維持申請商標的效力，不得不重復注冊。如禁止重復注冊，則將導致申請人不得不繼續訴訟程序以維持申請在先的商標效力，一方面加重了申請人及司法機關的負擔，另一方面，征求意見稿第四十二條規定“人民法院審理國務院知識產權行政部門依據本法第二十四條、第二十五條作出的駁回復審決定、不予注冊決定或者無效宣告裁定，應以被訴決定、裁定作出時的事實狀態為準。被訴決定、裁定作出后相關商標狀態發生變化的，不影響人民法院對被訴決定、裁定的審理，但明顯違反公平原則的除外”，則可能導致申請人訴諸司法程序以爭取商標確權的訴求也落空，使得申請人只能任A商標失效后，再申請B商標。那么如果有第三人在A商標申請后、B商標申請前就相同標識申請注冊C商標，A商標失效后，C商標因其申請日早于B商標而成為B商標新的在先權利障礙，A、B商標申請人如何反擊？A、B商標申請人為爭取商標確權而對引證商標采取的撤銷、無效宣告等措施，豈非為他人做嫁衣？

故而，禁止重復注冊制度對于商標申請人為等待引證商標結果、爭取相同或近似商標確權而遞交的重復注冊也將產生不利影響。

（三）品牌標識更新

品牌經歷一段時間的發展后，可能會選擇更新其品牌標識，例如“小米”在2021年、“海瀾之家”在2022年均更新了其品牌標識：

 

 

“小米”品牌標識的變化，肉眼可見的只有背景從方角變成了圓角......只能說聊勝于無吧；“海瀾之家”品牌標識的變化稍微明顯一些，扶正了字體、背景從方形變為了曲線的結合。但上述標識的變化，以商標的視角看待，顯然屬于“相同”或“細微改變”。這又回到了上文中對何為與在先商標“相同”、“細微改進”的討論：如果認為這種程度的改變屬于相同商標，新商標就必須在舊商標注銷的情況下方可申請，那么問題來了，如果有第三方在舊商標申請日之后、新商標申請日之前申請與之近似的商標，舊商標已注銷、新商標的申請日晚于第三方商標的申請日，權利人該如何對抗第三方呢？利用現行《商標法》第三十二條“在先使用并有一定影響”嗎？權利人憑什么要舍近求遠，放棄其已有的商標權，轉而承擔證明其“在先使用并有一定影響”的責任呢；若使用未達到“有一定影響”，又喪失了在先商標權，豈非將權利人置于困境之中。如果認為這種程度的改變屬于“細微改進”而非相同、可歸于第二十一條的除外情形（一），那么將導致近似判斷標準的不統一，或因“細微改進”存在解釋余地而滋生不公平現象。

（四）小結

綜上，筆者認為在多數情形下，重復注冊的做法是合理且存在必要性的。當然，實踐中的確存在惡意重復注冊、商標“注而不用”等現象，但上述情形可通過完善商標法律體系、為商標權人提供更為高效且低成本的防止他人搶注的救濟途徑、強化商標使用義務等方式予以解決，不應為了規制部分“例外”情形而對所有的重復注冊均予以否定。

三、對禁止重復注冊制度的建議

基于上文所述禁止重復注冊制度可能帶來的問題，筆者嘗試提出兩種解決方案：

（一）全面刪除禁止重復注冊制度

如上文所述，禁止重復注冊制度牽扯較多、相關變動較大，需要進一步明確的制度細節較多且判斷有一定困難，徒增負擔，因而建議全面刪除。另外，國知局《關于<中華人民共和國商標法修訂草案（征求意見稿）>的說明》中提到確立禁止重復申請原則的目的在于“對在原商品服務上惡意重復申請注冊原商標以及在商標失效后立即重新申請注冊等不正當行為予以規制”，而上文已述，惡意重復注冊并非重復注冊的主流，通過全面規范、打擊惡意注冊可以有效打擊惡意重復注冊行為；另一方面，重復注冊也多是申請人為防惡意搶注作出，打擊惡意注冊亦可降低申請人重復注冊的動力，從源頭緩解重復注冊。

（二）加強與商標法相關制度的銜接

首先，在申請人能證明其為防御性注冊的前提下，免于提供商標使用證據，由此申請人無須為避免撤三而重復注冊。其次，明確規定存在在先障礙商標、且障礙商標權利狀態不穩定的情況下中止商標審查審理的程序；在人民法院審理商標授權確權案件不適用情勢變更的情況下，可對在先申請商標進行重復注冊。

禁止重復注冊制度在我國為首次提出，彰顯出官方對于打擊惡意注冊、降低審查審理負擔的決心。但正因該制度“初來乍到”，如何與《商標法》其他制度良好銜接、如何在商標審查審理實踐中發揮積極作用才更需要仔細斟酌。